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如何规范和保护职务发明？ 职务发明是企业的重要无形资产之一，我们通过归纳出认定职务发明的要点，从企业的角度出发提出一些规范和保护职务发明，预防纠纷的建议。 提示：在认定职务发明的过程中，法院主要是从“雇佣关系”、“执行本单位任务”、“主要利用本单位物质技术条件”和发明的完成时间四个角度出发进行判断。 一、只有签了劳动合同才算是职务发明意义上的“员工”吗？ 职务发明意义上的雇佣关系范围比较宽泛，不仅仅包括最基本的劳动合同法下的雇佣关系。例如，《专利实施细则》第十二条第二款中，“本单位”包括“临时工作单位”。即使没有劳动合同，发明人的发明创造也有可能是职务发明。以下两个案例说明“退休返聘人员”和“股东”也可以是职务发明中的适格主体。 一般而言，退休意味着劳动雇佣关系结束，退休后返聘更多地被认为是一种平等主体间的民事关系，但退休返聘仍然是职务发明意义上的一种雇佣关系。在上海高熙案中，被告自1962年起在原告处工作，于2000年4月退休。退休后，原告旋即返聘被告至2007年8月止。2004年2月16日，被告以发明人身份就一项在返聘关系存续期间完成的发明申请了专利。2007年8月后，原告以上述涉案发明为职务发明为由上诉至上海高级人民法院。上海高院认为被告在退休之后未离开原单位，而是一直在被告处工作至2007年8月，所以在“判定职务发明创造与非职务发明创造的意义上，被告仍是原告的员工”。 再比如，股东以技术入股、参与公司的经营管理并且取得工资，也有可能被认定为职务发明意义上的“员工”。在北京王梓奇案中，被告以技术入股原告公司，并以股东身份参与原告的管理和技术开发。被告所取得的工资、福利并不是通过股息派发方式。北京高院认为：“被告除股东身份外，与原告公司还存在事实上的劳务关系，是原告公司的职员。” 总之，在没有劳动合同的情况下，法院会考虑具体个案情形来确定是否成立雇佣关系。在某些情况下，例如以工资或福利作为对价来获取发明人的服务，或者企业支配和管理该发明人的工作任务，都有可能成立雇佣关系。 二、“本单位的任务”如何解读和举证 根据《专利法实施细则》第十二条第一款的规定，“本单位的任务”包括职工的“本职工作”和“单位除本职工作外交付的其他任务”。在履行举证责任时，雇主“应当提供明确的证据表明曾经安排发明人或设计人从事技术开发工作，或者分配其从事本职工作之外的技术开发任务”。 对于“本职工作”的认定，一般按照劳动合同中列明的工作职责和工作岗位说明等文件来判定。 对于“除本职工作外单位交付的其他任务”的认定，多数法院要求证据证明该任务是“明确的、具体的，单位要有在人、财、物方面的具体计划与安排”。 三、利用本单位的物质技术条件完成的发明一定是职务发明吗？ 众多单位无法充分利用企业资源，但同时发明人却苦于资源短缺。有鉴于此，《专利法》允许单位与员工就使用单位物质技术条件完成的发明的权属进行约定确定。 但现实中，单位与员工往往没有相应约定，或者单位对自身资源的使用情况毫不知情。于是，《专利法》第六条规定单位享有员工主要使用单位物质技术条件完成的发明的所有权。这一规定只有在发明人完成发明创造时不是在进行其本职工作，也不是执行其单位分配的任务，而是在自主进行的情况下才适用。根据谁主张谁举证原则，单位需要举证证明发明人存在对“本单位的物质技术条件”、“利用”和“主要”这三个要点。 “本单位的物质技术条件”包含了雇主的资金、设备、零部件、原材料和不对外公开的技术资料等，也就是有形的物质条件和无形的秘密技术资料。秘密技术资料指的是单位内部情报或资料，如技术档案、设计图纸和新技术信息。 所谓“利用”，就是有目的的使用。在司法实践中，法院一般要求雇主提供直接的证据来证明“使用”，而不能因有利用实验室的便利条件就推导出利用了实验室的结论，并且，发明人“使用”的时间必须在发明完成之前。例如，在广东陈志豪案中，雇主支付了涉案专利的申请、登记费，广东高院认为这些费用尽管与涉案专利有关，但是仅仅是涉案专利技术研发成功之后办理申请专利事项的后续费用，而并非进行涉案专利技术研发和创造过程中所必须依赖的物质技术条件。 法院在判定“主要”这一要素时的标准是所使用的物质技术条件是完成发明创造所必须依赖和不可缺少的，缺少这种物质技术条件，该发明创造就可能完不成。 四、员工离职一年后做出的发明创造就不是职务发明了吗？ 完成发明的时间和发明的创造性是认定职务发明的两个重要因素。法律规定了在雇佣关系存续期间以及结束之后一年内，如果发明人所完成的发明创造与执行本单位任务有关，则发明创造的专利申请权归原雇主。 但是，法律没有明文规定在雇佣关系结束一年之后所完成的相关的发明创造的专利申请权的归属。法院也不会认定雇佣关系结束一年以后完成的发明一定是非职务发明。 在上海史宝珠案